Wtórna zdolność odróżniająca

Oznaczenie, które wyłączone jest od rejestracji jako znak towarowy, może nabyć zdolność odróżniającą poprzez używanie w obrocie.

W praktyce trudno jest jednak rozstrzygnąć, kiedy dane oznaczenie, pomimo braku pierwotnej zdolności odróżniania towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa, od takich samych towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa nabyło już zdolność odróżniającą. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w słynnej sprawie dotyczącej zdolności rejestracyjnej nazwy jeziora Chiemsee na oznaczenie sprzedawanej w tym rejonie odzieży sportowej ustalił, że stwierdzenie nabycia przez dane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności danego używania takich jak czas używania, danego oznaczenia, zasięg na rynku, zainwestowane przez dane przedsiębiorstwo środki w reklamę takiego oznaczenia.

Niezwykle istotne jest również stwierdzenie, że znacząca liczba osób zainteresowanych danym dobrem identyfikuje te towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa z uwagi na umieszczony na nich znak towarowy. W praktyce jednak stwierdzenie, że oznaczenie to jest identyfikowane przez dostatecznie dużą liczbę osób może powodować spore trudności.

Jednym z przykładów, obrazujących tę trudność, jest kokardka, którą w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, jako przestrzenny znak towarowy na oznaczenie biżuterii, wyrobów ze skóry oraz ubrań, zgłosił znany włoski dom mody Salvatore Ferragmo. Kokarda, która służyła pierwotnie tylko do ozdoby butów ze względu na swoją popularność, stosowana była przez Salvatore Ferragmo również do reklamy ubrań. Odmawiając rejestracji kokardy w charakterze znaku towarowego Wspólnoty Urząd ds. Harmonizacji uznał, że jest ona typowym elementem dekoracyjnym, nie ma żadnych szczególnych cech.

Dobra oznaczone tym znakiem skierowane były do konsumentów o dużej sile nabywczej i rozprowadzane jedynie selektywnymi kanałami dystrybucji, przez co nie stał się on odróżnialny dla przeciętnego konsumenta. Uchylając decyzję Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku dóbr o charakterze luksusowym nie jest uzasadnione oczekiwanie, że o zdolności odróżniającej danego oznaczenia świadczy udział w rynku sprzedawanych dóbr oznaczonych tym znakiem. Nabycie zdolności odróżniającej powstaje również poprzez reklamę, która jest postrzegana nie tylko przez osoby bezpośrednio zainteresowane kupnem danego towaru.

Dr KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA Szef Departamenty Własności Intelektualnej Kancelaria Linklaters Warszawa